可深了 | 企业专利质量控制典型问题

本文为CPAC2017中国专利年会上李可老师在专利价值提升分论坛发言的讲稿整理所得

致谢：李春生审查员就汽缸套案例在深入分析的基础上指出了原来技术角度的疏漏，笔者相应进行了补充完善。

“和而不同”是中国古代圣人对君子的要求。它说的是人们总有不同的利益和立场，而君子在面对利益和立场不同的人时，也一样可以和睦相处。 

这也同样适用于专利行业，也适用于我们讨论的专利质量、专利价值问题。就专利申请和审查而言，大体可以分为两个对立的阵营：一边是审查员，一边是申请人和代表申请人的代理人。这两个阵营在专利审查的过程中要短兵相接进行拼杀。但这并不妨碍我们和睦地一起参加行业盛会，探讨专利的问题，共同推进专利事业的发展。

就专利质量和价值的问题，这两个阵营的认识也因立场而不同。简单说，就是“屁股决定大脑”。今天我主要站在企业申请人的立场来讨论专利质量和价值的问题。站在企业的立场上，高价值专利和高质量专利可以混同为一个概念，不加区分。

审查员所讲的站在审查立场上的专利质量，指专利要有好的稳定性。专利审查中，稳定性里最核心的问题是创造性。以下我们仅简化讨论创造性。为讨论问题方便，我们另外假定专利申请只有权利要求1一个独立权利要求所引领的一组权项。

审查员所讲的专利质量是权利要求1有创造性。

企业所讲的专利质量应当是权利要求1（也可以加上权利要求2或3）看起来有（不是有，而是看起来有）创造性。从权利要求2起，每个权利要求对于之前的权利要求以及现有技术都具有创造性。也就是每个从属权利要求所带来的附加技术特征应当都具有创造性高度。权利要求有比较理想的保护范围。

可以看到企业对从属权利要求的质量要求，审查员是没有的。另外，对于审查员，高质量专利除了创造性要好，还意味着保护范围要小。创造性好和保护范围小，这两者可以很好的统一。创造性好和保护范围小作为专利质量的标准，是由审查员的立场决定的。审查员是有立场的，他代表的是公众的利益，而从公众的利益出发，希望专利公开充分而保护范围小。

而对于企业而言，问题就复杂一些了：对创造性、稳定性和保护范围的要求不是简单单方向的，要有一个微妙、复杂的平衡。

以下，我们通过案例来诠释创造性和保护范围的平衡，和“权利要求1看起来有创造性”。这些案例来自于我们实际工作，我们客户的客户受到专利侵权的威胁，给客户带来了很大的困扰和不同程度的损失。

（案例详见系列文章：好专利：化简为繁的物理量，美国专利局的授权 | 可深了）

CN200910132267.5是受客户委托需要分析的专利之一，涉及汽车发动机气缸套。该专利只有两项权利要求。

其他都可以不管，只看权利要求1中的这一组很复杂的特征就好了：

“当将铸铁部分至突起的基部的厚度设为L1，将由铸铁部分和铝合金部分形成的整体件的厚度设为L2时，当在L1/L2＝0.45的条件下进行测量时，热传导率为35至80W/mK”

简单说，需要在零件特定的位置按一定规格切下一块金属试件，按特定的方法测出试件的热传导率，看其是否在35至80W/mK之间。

以上几幅图示出了要切下的金属试件的位置，以及试件的规格尺寸和测试方法。从图4C可看到，试件是由两部分拼合成的。在实际产品上，这两部分一部分是铝合金，一部分是铸铁。

这一组特征着实给侵权判定工作增加了不少麻烦，直到最后一位老师傅一语道破了权利要求里故弄的玄虚：我们行业常用的铝合金和铸铁本身的热传导率大体就在范围内，所以无论你这个试件切成啥样，只要是这两种金属紧密拼出来的，热传导率就出不去35至80W/mK这个范围。

听了这一席话，我就地发了一会儿呆。侵权判定的技术问题已经解决了。仅就这组貌似复杂的特征而言，委托人的产品必然与之相符。更主要的是，很同情专利审查员。原本没有任何限制作用和实际技术意义的一组要求复杂的涉及热传导率的特征，在专利审查的时候让审查员实打实地检索找对比文件去挑战权利要求的新颖性创造性？有这么一组技术特征在权利要求1里作为新颖性和创造性的支撑，任何广泛使用和已为公众所知的技术方案基本上就都可以安然过关了。

简单查证得到，发明说明书中所指的常用铝合金为日本标准(JIS)ADC10和(JIS)ADC12，其热传导率为96W/mK；铸铁典型的在48W/mK。所以35至80W/mK是个妥妥的范围。

本专利除了在中国获权，此外还至少进入了欧洲多国、美国、日本、韩国、印度。

此专利（US6578329B1）涉及钢缆的固定锚具，用于例如，拉索桥的钢缆固定。我们的客户将锚具出口到海外用于某大型桥梁工程。由于该国法律规定顾意侵权可能入刑，在接到专利侵权警告后，工程一度停工，损失和压力很大。从这个角度而言，本专利已经展现出了大多数专利所不具有的商业利用价值。

该专利的神奇之处在于，其在说明书中明示了现有技术：欧洲专利（EP0323285A1），而通过深入分析发现，仅使用该篇申请人自己披露的对比文件就足以使该专利的权利要求1没有新颖性。而该专利在美国、欧洲、韩国、日本等地都获得了授权。

实际上，该专利的专利代理人采用了高超的撰写手法，将广泛使用的现有技术重新做了包装而获得了授权，自然威力巨大。简单而言，他在描述本发明和所引用的现有技术这两套实质相同的技术方案时，通过选择性的片面描述，误使读者深深以为本发明和所引用的现有技术存在根本性不同，几乎是翻手为云，覆手为雨，颠倒了阴阳，从而逃过了各国审查员的法眼。

然而，自权利要求2起，便是真材实料的创造性过硬的技术方案，无效难度很大。

该专利堪称高价值和高质量专利的典范。我们将在真材实料的技术方案申请专利的基础上，掺入重新包装的现有技术来争取获得专利权的手法称作专利翻新。

我们已经站在企业的立场提出了什么样的专利是高质量、高价值专利。我们如何产出高质量专利呢？

企业技术发明人是技术和专利的源头，从根源上决定企业专利申请、布局的质量，决定了企业重金投入的技术保护能否够奏效，能否为企业发展和赢利提供有力支撑。企业应当比专业机构更懂专利，好专利真正的策划者是前者。专利，企业承担顶层设计，代理人承担底层执行。好专利产出的关键在企业。

现实中，我们见到不少企业在专利申请方面出现爆炸式增长。这种增长下，专利质量管控能力很难跟上，会给专利质量带来隐忧。

越来越多的企业已经认识到采购专利撰写等专业服务不能用单纯比价，价低者得的方式。但是，对专利认识不足，一味追求低价的申请人还有很多。而我们前面所提到的高质量、高价值专利基本不可能在这种操作方式下做出来。

在代理机构这一方面，尤其是上了规模的代理机构，普遍的操作方式是对各式委托人采取统一的标准流水线方式工作，申请人提供交底书，只要材料够了，代理人就按照套路加工撰写，多快好省地抓紧完成。因为专利申请是按固定价格计件包干的，单价并不高，代理人工作压力也很大，很多案子排队等着处理。

实际状况是，企业发明人和代理人之间交流不充分，发明人对专利了解不足，代理人对技术的了解也并不充分，处于技术和专利两张皮的状态。

前面所提的高质量撰写的经典案例，必须是发明人、代理人深度融合式的工作才可能达成，几乎不可能在当前的操作方式下，技术和专利两张皮的状态下产出。

当前实际状况下，专利撰写中常存在的质量问题，除了前面提到过的从属权利要求附加技术特征创造性高度的问题，还有对实施例、参数扩展不足，以及在说明书中储备的技术特征不足等多方面问题。

在专利审查过程中，当审查员指出权利要求存在新颖性、创造性问题时，争辩之外，首选的办法是将说明书中储备的特征提至权利要求。而实务当中这常常做不到，只好采用权利要求合并的方式。主要原因就是在撰写阶段对实施例、参数扩展不足，技术特征储备不到位。

应当说，我所讲的这些问题并不是我的发明，也并不高深，在座的同行，只要有两年左右经验基本都明白它背后的原理。而就代理工作的实际现状而言，我们在这方面做得并不好。原因很复杂，很值得我们思考。

昨天下午在这个会场的一位演讲嘉宾也讨论到相关问题，他提到：有一些事情我们没有去做，是因为我们不具备这个能力；而有时候我们没有去做，是尽管我们有这个能力但我们选择不去这样做。这就是另外一回事了。

要做出精品高质量、高价值专利，必须发明人、代理人深度融合式的工作，双方都要对个案投入更多的宝贵时间，也就是更高的人工成本。而这在当前典型的计价包干模式下是实现不了的。决定专利质量的主动权在企业手里，企业必须要有更大投入，要埋单。但是，在商业环境里，即使意识到了位，对经营必须抱有非常现实态度的企业仍不能掏出更多的钱来打造高质量专利申请，我们也完全能够理解。因为当前专利保护的强度仍显不足。

所以，打造高质量专利，关键在于：于内，我们须要进一步加强专利能力建设；于外，大力推动打造专利强保护环境。

对于专利能力建设，如前已指出，关键在企业，企业掌握着主动权。

他山之石可以攻玉，出自约三千年前的诗经。如何提升专利质量，放眼海外我们也有很多收获。

在专利说明书中，“本发明”是标准的传统写法。而近几年来我们可以看到越来越多的专利代理人在撰写中开始采用“本发明实施例”这一写法来替代之。这种写法是舶来品，源自美国、澳大利亚等国专利实务经验。目前审查员也基本接受了这种写法，但今年我还见过个别案子的审查意见中，将“本发明实施例”这种写法作为问题之一而指出。

不宜采用“本发明”这一写法的主要因为它是逻辑周延的概念，借由这种周延概念，有可能将权利要求中不包含的元素引入到受保护的技术方案中，对发明保护的范围构成额外限定而缩小。例如下面所列的“技术问题的额外限定”，实际上不仅只是技术问题，本发明的有益效果等等也有类似作用。当有人实施了技术方案，他的技术方案中包含了权利要求中的全部特征，但并未产生专利说明书中指出的“本发明”有益效果，或者未解决“本发明”所解决的技术问题，则在侵权成立的认定上可能产生对专利权人不利的变数。因而，改用“本发明实施例”这一写法，破坏“本发明”的逻辑周延性，即，只是本发明的一部分实施例可能具备某些功能或特性，则能减小对保护范围的不利影响。而对技术问题、有益效果等方面的描述亦应有弹性或模糊化地处理。

对于创造性的认识，美国与中国存在很大不同。依照美国的制度，发现和确定发明所解决的技术问题这一工作，如果也需要付出创造性劳动，这部分创造性是被承认和计入本发明创造性的。而中国并不承认发现和确定技术问题这一工作的创造性贡献。在专利撰写中，很多代理人会依照传统将发明所解决的技术问题写入背景技术。这种方式对于中国专利申请不会存在问题，但当将之翻译成英文提交到美国专利局时，写入背景技术的技术问题就会被认定为现有技术已知的，就等于将“发现和确定发明所解决的技术问题这一工作”中可能存在的创造性贡献无偿捐献给美国专利局了。这对申请人当然是不利的。所以，技术问题，不仅应有弹性或模糊化地处理，还应注意不能写入背景技术，应写在本发明技术方案部分。

中国专利法实施细则51条第3款规定，审查阶段申请人对申请文件的修改应当针对审查意见通知书指出的缺陷进行。与此条规定相关，很多代理人形成了一个习惯，在意见答复中会说这样的套话：所有修改符合细则51条第3款规定，经过修改的权利要求已经消除了审查员所指出的创造性问题，满足授权要求……

大多数情况下，审查员会在审查意见中指出权利要求1及其从属权利要求均没有创造性，而代理人只是修改和加强了权利要求1，使权利要求1具备了创造性。

这种情形下，代理人上述套话相当于自认了原来的从属权利要求均不具有创造性，即从属权利要求的附加技术特征均没有创造性高度。理论上，以后一旦有人攻破了权利要求1的创造性，所有从属权利要求也会一并陷落。

（可参考：可深了 | 专利坑系列  坏孩子学牛叫）

这种对申请人不利的情形就源于代理人思虑不周，在历史文件中留下了对权利人不利的自认内容。

而在这方面，欧美的代理人有很多值得我们学习借鉴的东西。比如，他们在审查意见交锋的过程中，无论审查员还是代理人都常用到“moot”这个词，它的主要作用就是将以前的意见和论述推倒重来，不留下有可能产生不利后果的记录。

以上是基于个人经验和思考而给大家带来的分享，希望能抛砖引玉，对大家有启示。谢谢！

推荐阅读

用知识产权的眼光

看世界

欢迎原创投稿，稿件一经采用，支付稿费

投稿邮箱：[e-mail]